Fiches analytiques

Cassels Brock & Blackwell LLP c. Canada (Registraire des marques de commerce)

T-1396-03

2004 CF 753, juge MacKay

21-5-04

14 p.

Appel, interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce, de la décision par laquelle une agente d'audience principale a maintenu au registre la marque de commerce «Daniel & dessin» (numéro d'enregistrement 354264) pour un emploi en liaison avec le jambon San Daniele (marque de commerce) et ordonné une deuxième procédure conformément à l'art. 45--La décision du registraire résulte de la procédure engagée en application de l'art. 45, enjoignant à l'intimée d'indiquer si la marque de commerce est employée au Canada et, dans la négative, la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date--L'agente d'audience a conclu que le défaut d'emploi de la marque de commerce était attribuable à des circonstances spéciales et que l'enregistrement devait être maintenu--En même temps que sa décision, elle a envoyé un deuxième avis au titre de l'art. 45, enjoignant au propriétaire inscrit de démontrer à nouveau qu'il se conformait à l'art. 45 parce que la preuve fournie était imprécise quant à la façon dont devait être complété le processus de certification exigé pour l'admission du produit au Canada--On peut faire la distinction d'avec des affaires où le registraire a conclu à l'existence de circonstances spéciales justifiant un défaut d'emploi et a également envoyé un deuxième avis puisque les marques de commerce en cause dans ces affaires avaient été employées avant que ne cesse cet emploi--En l'espèce, la marque n'a jamais été employée au Canada depuis son enregistrement en 1989--Malgré la date de l'enregistrement initial, l'intimée, qui a acquis la marque de commerce en 1994, n'a besoin de démontrer l'emploi ou d'expliquer le défaut d'emploi que pour la période au cours de laquelle la marque lui a appartenu--L'appelante fait valoir qu'après avoir conclu que la preuve n'était pas complètement satisfaisante, l'agente d'audience était dessaisie de l'affaire et ne pouvait conclure en plus qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi et maintenir ainsi l'enregistrement de la marque--Le principe du functus officio ne s'applique pas lorsque le pouvoir discrétionnaire est exercé par le registraire ou son remplaçant agissant en son nom dans le cadre d'une fonction administrative--L'agente d'audience n'a pas outrepassé la compétence que la Loi lui confère en concluant, après avoir statué que des circonstances spéciales justifiaient le défaut d'emploi, que l'enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu conformément à l'art. 45(3) et en envoyant en même temps un nouvel avis à l'intimée sur le fondement de l'art. 45(1)--Ces deux conclusions ont été motivées et elles étaient toutes deux raisonnables dans les circonstances--La directive visant l'envoi d'un nouvel avis visait de toute évidence l'obtention de renseignements additionnels au sujet de l'emploi projeté de la marque-- L'agente d'audience a eu raison de maintenir l'enregistrement de la marque de commerce--Les critères à examiner pour décider s'il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce sont la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée, la question de savoir si les raisons de son défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque de commerce et si celui-ci avait la ferme intention de continuer à employer la marque au Canada--Selon l'agente d'audience, l'incapacité de respecter les normes canadiennes constituait des circonstances spéciales--Elle a conclu que l'investisse-ment en temps et en argent de l'intimée pour rénover ses installations en Italie en vue de se conformer aux exigences canadiennes indiquent une ferme intention d'employer la marque aussitôt que possible, à savoir dès que la collaboration essentielle des autres, notamment des deux gouvernements, rendra la chose possible--Une telle conclusion était raisonnable vu la preuve présentée par l'intimée--Il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque de commerce par l'intimée et une enquête plus approfondie justifiait qu'on cherche à obtenir des preuves concernant les démarches requises entreprises et les personnes qui les ont faites pour que l'intimée satisfasse aux exigences réglementaires canadiennes relatives à la vente de ses produits et à l'emploi de sa marque déposée au Canada--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200), 56.