MARQUES DE COMMERCE |
Contrefaçon |
Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.
T-2235-99
2005 CF 10, juge Beaudry
7-1-05
64 p.
Action en contrefaçon de marques de commerce--Selon les demanderesses, les défendeurs ont contrefait des marques constituées de rectangles de couleur bleu, blanc et rouge et des mots «Tommy Hilfiger» et ils ont également contrefait la marque «Tommy Hilfiger»--Elles accusent également les défendeurs d'imitation frauduleuse (passing-off) et de dépréciation de la valeur de l'achalandage--Elles sollicitent une injonction, la restitution des bénéfices, des dommages- intérêts ainsi que des dommages-intérêts exemplaires, les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement, la restitution des articles contrefaits et les dépens--Les défendeurs affirment que les marques sont invalides et ils en réclament la radiation--Par voie de demande reconvention-nelle, la personne physique défenderesse Rosen (président de la société défenderesse) réclame 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts pour compenser le fléchissement qu'ont connu ses ventes ainsi que la baisse de la valeur des actions qu'il détient dans la société défenderesse--La demanderesse Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THLI), une société du Delaware, est titulaire des marques de commerce arborant le drapeau Hilfiger-- Ses produits autorisés ont été annoncés au Canada de diverses façons: publicité dans des magazines étrangers diffusés au Canada, dont le New York Times et Vanity Fair, publicité dans des magazines canadiens, dont Macleans et Toronto Life, panneaux-réclames, affiches posées à l'intérieur des magasins, commandite de tournées ou de spectacles de groupes musicaux, dont les Rolling Stones, et commandite d'événements (Festival international du film de Toronto)--La défenderesse, une société québécoise, fabrique des souvenirs, y compris des vêtements, sur le thème «Explore Canada» («Découvrez le Canada»)--Elle offre notamment les produits suivants: t-shirts, polos de golf, sweatshirts, toques, sacs de forme polochon, tasses à café, rondelles de hockey et chopes--Ses clients sont des marchands de souvenirs pour touristes, des boutiques hors taxes et des magasins United Cigar Stores--Elle ne fait pas de publicité grand public et annonce ses produits dans des catalogues et des foires commerciales--En 1999, les demanderesses ont fait savoir à deux des plus importants clients des défendeurs qu'ils seraient poursuivis en justice s'ils n'arrêtaient pas de vendre des produits affichant le logo «Explore Canada»--En 1998, la défenderesse avait reçu une mise en demeure la sommant de cesser la vente des produits «Explore Canada» au motif que le logo «Explore Canada» violait les marques de commerce-- Première question en litige: Les marques de commerce Tommy Hilfiger ne sont pas invalides--Une marque de commerce déposée bénéficie d'une présomption de validité; c'est donc à celui qui cherche à la faire radier qu'il incombe de démontrer que l'enregistrement de la marque est invalide --L'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce constitue toutefois un moyen de défense absolu à une action en contrefaçon--L'art. 18 de la Loi sur les marques de commerce énumère quatre moyens d'invalidité: 1) la marque n'est pas enregistrable; 2) la marque n'est pas distinctive; 3) la marque a été abandonnée; 4) l'auteur de la demande d'enregistrement n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir--Les défendeurs se fondent surtout sur le deuxième moyen--Lorsqu'il s'agit de rectifier le registre, la Cour est motivée par le désir de purifier le registre et de défendre l'intérêt du public--Le débat se joue entre le public et le propriétaire de la marque--Bref examen et rejet des moyens 1), 3) et 4)--L'art. 2 de la Loi définit le mot «distinctive»--La fonction d'une marque de commerce est d'indiquer la provenance des marchandises--Une marque de commerce doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne peut être associée qu'à une seule source--Il y a deux types de caractère distinctif: le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis --Une marque est distinctive lorsqu'elle ne comporte aucun élément susceptible de diriger les consommateurs vers une multitude de sources--Lorsqu'une marque est constituée d'un nom unique ou inventé qui ne peut désigner ou évoquer qu'une seule chose, cette marque possède un caractère distinctif inhérent--La marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut quand même acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi constant sur le marché--Il faut toutefois établir que les consommateurs ont associé constamment la marque à une source déterminée-- Pour démontrer qu'une marque de commerce est invalide au sens de l'art. 18(1)b), il faut établir que la marque de commerce n'était pas distinctive à la date de l'introduction de l'instance plutôt que lors de la date de son enregistrement--Le caractère distinctif est une question de fait et la question à se poser est celle de savoir si l'on a bien indiqué au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et est utilisée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles de quelqu'un d'autre--Le tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et il ne convient pas de disséquer la marque et d'en examiner les éléments constitutifs, car c'est la combinaison des éléments qui compose une marque de commerce--Thèse des défendeurs: les marques Hilfiger ont perdu leur caractère distinctif en raison de leur perte de spécificité, de la présence d'usagers multiples, du changement d'origine du produit et de l'utilisation fonctionnelle ou décorative--Distinction entre un transfert et une licence: une licence ne confère aucun droit de propriété sur le bien qui fait l'objet de la licence, mais simplement un droit d'utilisation pour une période déterminée et ce, à certaines conditions; un transfert est la cession de la totalité ou d'une partie des droits et des intérêts de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire --En l'espèce, deux transferts se sont produits: en 1992 entre Tommy Hilfiger Inc. (THI) et THLI et le second en 2001 entre Tommy Hilfiger Canada (THC) et THC Retail--Thèse des défendeurs: à la suite de la restructuration de THC de 2001 au cours de laquelle des éléments de l'entreprise de THC ont été transférés à THC Retail et à THC Sales, aucune des marques de commerce en litige n'était, au moment de l'introduction de l'instance, distinctive des marchandises des demanderesses-- En d'autres termes, comme il était «absolu», le transfert a fait perdre leur caractère distinctif aux marques--Il est devenu impossible de savoir qui était le propriétaire des marques de commerce--La Cour admet qu'il est possible que, par suite d'un transfert, le droit d'utiliser une marque de commerce puisse continuer à être exercé par deux ou plusieurs personnes, créant ainsi de la confusion au sujet de la source du produit, ce qui peut avoir pour effet de nuire au caractère distinctif d'une marque de commerce--Mais, en l'espèce, le transfert n'a pas été opéré entre des compagnies qui n'avaient absolument aucun lien--Le transfert n'était pas susceptible de créer de la confusion ou de faire perdre leur caractère distinctif aux marques--En outre, les défendeurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve pour établir la confusion--Les défendeurs affirment également que, parce que la cession effectuée en 1992 en faveur de THLI n'a pas eu pour effet de transférer l'achalandage, ce transfert n'était pas valide--Mais, pour être valide, il n'est pas nécessaire que le transfert englobe l'achalandage--En common law, le transfert d'une marque de commerce emportait transfert de l'achalandage de l'entreprise à l'égard de laquelle la marque avait été employée, étant donné qu'une marque de commerce n'était pas autonome-- Mais, selon la loi, une cession peut être valide même si l'achalandage n'est pas transféré--Aux termes de l'art. 50, le titulaire d'une marque de commerce peut autoriser une autre personne à utiliser sa marque de commerce sans que cette utilisation porte atteinte au caractère distinctif de la marque de commerce, à condition que l'autre personne ait obtenu une licence conformément à cet article--Deux conditions doivent être réunies pour que l'emploi, la publicité et l'exposition de la marque par le titulaire de la licence soient réputés avoir le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire: 1) l'existence d'une licence; 2) l'existence d'un certain contrôle sur la nature et la qualité des marchandises--En l'espèce, il y a une licence qui présente un intérêt marqué: celle que THI a accordée à THC en 1990 (la licence géographique) et que THLI a par la suite modifiée en 1995 (la licence canadienne de vente au détail)--Les défendeurs affirment que THI a uniquement autorisé THC à utiliser une marque de commerce qui n'était pas enregistrée, les marques de commerce Tommy Hilfiger; l'utilisation par THC d'autres marques de commerce Tommy Hilfiger sans autorisation en bonne et due forme a fait perdre leur caractère distinctif aux marques de commerce Tommy Hilfiger, parce qu'elle a induit le public en erreur en ce qui a trait à la source des produits--Les demanderesses affirment qu'elles utilisent la forme abrégée Tommy Hilfiger pour désigner les marques de commerce afin d'englober toutes les marques de commerce Tommy Hilfiger--La Cour accepte que la forme abrégée Tommy Hilfiger englobait toutes les marques Tommy Hilfiger déposées qui existaient à ce temps-là --La forme abrégée simplifiait l'octroi de licences--Lorsque, en 1994, le nom Tommy Hilfiger a été enregistré, la définition de la marque de commerce dans la licence géographique a dû être modifiée pour empêcher toute erreur d'interprétation de la licence géographique--La Cour ne croit pas que de la confusion pourrait être créée dans l'esprit du public au sujet de la source ou de l'origine des marchandises--Il importe peu de savoir quelle filiale a accordé la licence et quelle filiale s'est vue octroyer la licence: il s'agit d'un produit Tommy Hilfiger--Les défendeurs expliquent que le contrôle de la qualité effectué pour le compte du propriétaire THLI par sa société mère est insuffisant pour satisfaire aux exigences de l'art. 50 de la Loi-- THUSA a signé avec THLI une entente de service pour assurer le contrôle--La délégation de cette obligation ne porte pas un coup fatal à la licence et à l'enregistrement--Les défendeurs n'ont pas prouvé que les marques de commerce n'étaient pas distinctives au moment de l'introduction de l'instance--Le dessin du drapeau fait partie intégrante de la publicité entourant la marque Tommy Hilfiger--Dès le milieu de l'année 2001, le logo Hilfiger avait acquis une notoriété suffisante au Canada en liaison avec des vêtements pour que l'utilisation de ce logo ou de présumées variantes de ce logo en liaison avec des vêtements puisse susciter des doutes statistiquement appréciables parmi les acheteurs quant à la question de savoir si ces vêtements étaient fabriqués par Tommy Hilfiger ou s'ils étaient visés par une licence--Les marques Hilfiger sont des marques vraisembla-blement fortes--Deuxième question en litige: Violation de l'art. 19 de la Loi--Question de l'«utilisation à titre de marque de commerce»--Pour décider si une marque a été employée à titre de marque de commerce, l'intention de l'usager ou la reconnaissance du public sont suffisants pour démontrer cet emploi--La Cour conclut qu'il existe une confusion entre le logo «Explore Canada» et les marques de commerce Hilfiger et que les défendeurs ont effectivement utilisé le logo «Explore Canada» à titre de marque de commerce--Le logo «Explore Canada» n'est pas identique à l'une ou l'autre des marques de commerce des demanderesses, car celles-ci n'arborent pas les mots «Explore Canada» ou le nom d'une ville ou d'une province et ne comportent pas en leur milieu de symbole d'une feuille d'érable ou d'autres illustrations-- Il n'y a pas eu violation de l'art. 19--Troisième question en litige: Y a-t-il eu violation de l'art. 20 de la Loi?--L'emploi du logo «Explore Canada» crée-t-il de la confusion avec les marques de commerce Hilfiger?--Aux termes de l'art. 20(1), il y a violation lorsqu'il y a utilisation d'une «marque de commerce créant de la confusion»--Concept de la confusion et de la preuve qu'il faut en faire expliqué dans le jugement Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. International Clothiers Inc. (2003) 239 F.T.R. 260 (1re inst.)--La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont mentionnées à l'art. 6(5)--Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce tient à son originalité-- Un dessin original possède un caractère distinctif inhérent et est considéré comme une marque forte--Le dessin du drapeau Hilfiger possède un caractère distinctif inhérent car il ne décrit pas la gamme de vêtements ou les autres produits qu'il désigne: il est plutôt constitué d'une combinaison arbitraire et d'un agencement spatial de blocs de couleurs--Le logo «Explore Canada» possède un caractère distinctif inhérent pour les mêmes raisons-- Les marques de commerce Hilfiger ont acquis un caractère distinctif marqué grâce aux vastes campagnes de publicité et de promotion dont elles ont fait l'objet--Les chiffres de vente pour les produits Hilfiger s'établissaient en 2001 à 125 millions de dollars--Les chiffres de vente des produits «Explore Canada» des défenderesses n'étaient que de deux millions de dollars entre sa création et 2001--Le critère du caractère distinctif favorise les demanderesses--Le critère de la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage favorise aussi les demanderesses en ce qui concerne certaines des marques de commerce--Pour ce qui est du genre de marchandises, il n'est pas nécessaire de conclure que l'entreprise des demanderesses et de la défenderesse se chevauchent effectivement pour pouvoir conclure à un risque de confusion (art. 6(2))--Il y a un net chevauchement en ce qui concerne le genre de certains des produits Hilfiger avec les produits «Explore Canada» --Pour ce qui est du critère de la nature du commerce, les produits Hilfiger sont vendus sur le marché haut de gamme composé de magasins à succursales multiples, de boutiques spécialisées, de boutiques hors taxes et d'autres grands magasins choisis en raison de leur image, de leur emplacement et de leur choix de marques alors que les produits «Explore Canada» sont vendus chez de simples marchands de souvenirs pour touristes, des boutiques spécialisées et des boutiques hors taxes--La nature de leur commerce se chevauche parce que leurs marchandises respectives sont vendues dans des boutiques hors taxes et des boutiques spécialisées--Pour ce qui est du degré de ressemblance qui existe entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent, le logo «Explore Canada» présente un degré élevé de ressemblance si l'on applique le critère du «souvenir imparfait du consommateur»--Pas d'inférence défavorable du fait que les défendeurs n'ont pas soumis en preuve les résultats de la demande de consultation juridique de 1996 protégée par le privilège du secret professionnel de l'avocat au sujet de l'utilisation du logo «Explore Canada»--Le sondage réalisé dans un autre procès en contrefaçon impliquant Hilfiger n'est pas utile, car il ne ciblait pas les touristes, qui est la population visée en l'espèce--Les produits comparés étaient des jeans, que la défenderesse ne vend pas--Les demanderesses n'ont présenté aucune preuve de confusion effective--Compte tenu des cinq facteurs énumérés à l'art. 6(5), dans quatre cas, un facteur empêche nettement de conclure à l'existence d'un risque de confusion--En raison de l'importante différence visuelle entre la marque LMC 291 et le logo «Explore Canada» (la marque LMC 291 est constituée uniquement d'un mot, et non d'un rectangle avec des couleurs), le logo «Explore Canada» ne contrefait pas la marque LMC 291-- Même conclusion en ce qui a trait à la marque 827 (un rectangle avec des couleurs et les mots «Tommy Hilfiger»)-- En raison de la différence évidente entre les marchandises enregistrées en liaison avec les marques 283 et 082 (produits de beauté, crèmes à bronzer, etc.) et les marchandises de la défenderesse, il n'y a pas de risque de confusion--Mais le logo «Explore Canada» crée effectivement un risque de confusion avec la marque 095 de Hilfiger (rectangle avec couleurs sans les mots «Tommy Hilfiger»)-- Certaines des marchandises vendues par les deux parties sont exactement les mêmes (t-shirts, chandails, etc.)--Il y a chevauchement de certains des magasins où les produits sont vendus-- Degré de ressemblance visuelle très élevé--Le logo «Explore Canada» risque de créer de la confusion avec la marque 095 et il contrevient par conséquent à l'art. 20 de la Loi-- Un client qui se trouverait chez un marchand de souvenirs et qui verrait un t-shirt «Explore Canada» aurait comme première impression qu'il a affaire à un t-shirt Tommy Hilfiger offert à bon prix--Quatrième question en litige: Pour démontrer que son achalandage a subi une diminution de valeur (art. 22 de la Loi), il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit employée comme une marque de commerce au sens de l'art. 22(2)--La question à se poser est celle de savoir si l'emploi que la défenderesse a fait est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des demanderesses--L'achalandage est la réputation édifiée par le propriétaire de la marque de commerce au prix de longues années de travail honnête ou de dépenses considérables et qui se traduit par l'association d'une marque avec des marchandises--La diminution de la valeur de l'achalandage provient soit d'une réduction de l'estime que l'on porte à la marque de commerce elle-même, soit de la persuasion directe des clients qui continueraient autrement à acheter les marchandises portant la marque de commerce--Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un risque de confusion--Toutefois, le risque de confusion peut avoir pour effet d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage-- On ne peut affirmer avec certitude que les consommateurs feront une association mentale qui réduira l'estime qu'ils portent aux marques de commerce Hilfiger--La diminution de la valeur de l'achalandage est un concept plutôt abstrait qu'il est parfois difficile de prouver--Il faut démontrer au tribunal qu'il existe une probabilité qu'une impression défavorable subsiste dans l'esprit du consommateur ou une probabilité de persuasion directe et de séduction des clients--Comme les demanderesses n'ont présenté aucun élément de preuve en ce sens, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'art. 22-- Cinquième question en litige: L'art. 7b) de la Loi est une codification du délit de passing-off (imitation frauduleuse) de la common law--Le demandeur doit établir: 1) l'existence d'un achalandage, 2) l'induction en erreur du public; 3) des dommages réels ou éventuels pour le demandeur--Suivant la preuve, les demanderesses avaient acquis un achalandage ou une réputation appréciables par suite de leur publicité massive et de leurs ventes substantielles--Risque de confusion-- Absence de preuve au sujet d'incidences négatives sur l'entreprise des demanderesses--Les défendeurs ne sont pas coupables d'imitation frauduleuse--Sixième question en litige: Quant à la responsabilité personnelle du président de la défenderesse, la Cour d'appel de l'Ontario a dit ce qui suit, dans l'arrêt Normart Management Ltd. c. West Hill Redevelopment Co. (1998), 37 O.R. (3d) 97: [] «les têtes dirigeantes des personnes morales ne sont tenues civilement responsables des actes de la personne morale qu'elles contrôlent et qu'elles dirigent que si ces têtes dirigeantes ont elles-mêmes commis un acte qui est délictueux en lui-même ou qui témoigne d'une identité distincte ou d'intérêts différents de ceux de la personne morale de telle manière que les actes ou les agissements reprochés à la personne morale peuvent être attribués à ses têtes dirigeantes» --Il doit exister des circonstances qui permettent raisonnable-ment de conclure que l'objectif visé par l'administrateur ou dirigeant de la compagnie était de délibérément, volontairement et sciemment adopter une ligne de conduite ayant pour effet d'inciter à la contrefaçon ou à l'indifférence face au risque de contrefaçon--La preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion en l'espèce--La responsabilité personnelle du président n'est pas engagée-- Septième question en litige: Demande reconventionnelle du président --Avant les démarches entreprises par les demanderesses en vue de faire disparaître le logo «Explore Canada» et de s'approprier l'agencement de couleurs bleu, blanc et rouge, les ventes de ces produits représentaient environ 8 % du chiffre d'affaires de la défenderesse--En prévision de l'augmentation de la demande, la défenderesse avait haussé les frais fixes, y compris les coûts d'inventaire--Le défendeur Harry Rosen affirme que les demanderesses ont formulé des prétentions exorbitantes, qu'elles se sont immiscées dans les rapports contractuels de la défenderesse et qu'elles ont contrevenu à l'art. 7a) de la Loi, de sorte que la valeur des actions détenues par le président a chuté--La demande reconventionnelle est rejetée pour insuffisance de preuve--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive», 6(2), (5), 7a), b), 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 13, 14 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 194), 15, 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22, 48, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F)).