BREVETS |
Contrefaçon |
Doris Hosiery Mills Ltd. c. Warnaco Inc.
T-354-03
2004 CF 1781, juge O'Reilly
24-12-04
14 p.
Appel d'une décision ([2002] T.M.O.B. No. 145 (QL)) par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a refusé de permettre à la demanderesse d'enregistrer sa marque de commerce « Secret » en liaison avec des sous-vêtements et des articles de lingerie fine--La demanderesse emploie depuis de nombreuses années la marque de commerce en question relativement à des bas de nylon et des bas-culottes et elle souhaitait étendre sa gamme de produits--La défenderesse s'est opposée à la demande de marque de commerce principalement au motif que la marque « Secret » créerait de la confusion avec sa propre marque de sous-vêtements « Secret Shapers »--La défenderesse vend des sous-vêtements sous la marque de commerce « Secret Shapers » depuis septembre 1995--Elle utilise la marque « Secret Shapers » conjointement avec les mots « Olga » et « Olga's »--La demanderesse emploie la marque de commerce « Secret » depuis 1967 en liaison avec des bas de nylon--Par la suite, d'autres produits ont été ajoutés à sa ligne de produits--La demanderesse a présenté en octobre 1995 une demande en vue d'utiliser la marque « Secret » en liaison avec des sous-vêtements--C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer que la marque projetée « n'est pas susceptible de créer de la confusion » avec d'autres marques--La Commission n'a pas commis d'erreur en exigeant de la demanderesse qu'elle démontre « hors de tout doute » qu'il n'y avait « aucun risque raisonnable de confusion »--Suivant la Commission, la demanderesse ne s'était pas déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'y avait aucun risque raisonnable qu'une confusion soit créée dans l'esprit des acheteurs de sous-vêtements si elle apposait la marque « Secret » sur le même type de marchandises que celles qui étaient vendues par la défenderesse--La demanderesse a déposé trois nouveaux affidavits dans le cadre du présent appel--Elle s'est fondé sur l'analyse du concept de « famille » de marques que l'on trouve dans le jugement McDonald's Corporation, et al. c. Yogi Yogurt Ltd. et al. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.) pour appuyer sa demande d'enregistrement de marque de commerce--Dans le jugement McDonald's, le juge a statué que le propriétaire d'une série de marques de commerces connexes bien connues pouvait se fonder sur sa famille de marques pour démontrer qu'une marque similaire d'une autre compagnie faisant partie de la même gamme de produits créerait de la confusion--La question en litige dans l'affaire McDonald's était distincte de celle en l'espèce puisque dans l'affaire McDonald's, la question en litige était celle de savoir si le propriétaire d'une série de marques de commerces connexes bien connues pouvait se fonder sur sa famille de marques pour démontrer qu'une marque similaire d'une autre compagnie, faisant partie de la même gamme de produits, créerait de la confusion--La Commission a également commis une erreur en s'attardant trop sur la question de savoir si la demanderesse avait créé une famille de marques de commerce au lieu d'examiner l'importance de la série de marques de la demanderesse pour répondre à la question de la confusion--Il ressortait de la preuve que les consommateurs connaissent suffisamment bien la marque de commerce « Secret » de la demanderesse et les marchandises auxquelles la marque est présentement associée pour être susceptibles de croire que des produits étroitement liés (sous-vêtements) proviennent de la même source--Il ressortait par ailleurs de la preuve par affidavit que l'emploi que Sears a fait de la marque « Secret Slimmers » a profité à la demanderesse--Sears a mentionné son contrat de licence signé avec la demanderesse dans ses catalogues--Suivant les art. 50(1) et (2) de la Loi sur les marques de commerce, lorsqu'un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, l'emploi par le titulaire de la licence est réputé être celui du propriétaire--Suivant la Loi, une marque de commerce est notamment réputée « employée » lorsqu'elle est associée à des marchandises d'une manière à indiquer au consommateur qu'il existe un lien entre la marque et les marchandises (art. 4(1))--L'association par Sears de la marque « Secret Slimmers » avec le produit correspondant annoncé dans son catalogue constituait un « emploi » de la marque de la demanderesse--La Loi n'exige pas la preuve que le concédant exerce un contrôle sur l'utilisation que le preneur de la licence fait de celle-ci--Dès lors qu'un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, le propriétaire est réputé avoir le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises auxquelles la marque est associée--La Commission a commis une erreur en concluant que le contrat de licence conclu entre la demanderesse et Sears ne profitait pas à la demanderesse--La demanderesse s'est déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'aucune confusion ne serait probablement créée dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine des sous-vêtements arborant la marque « Secret »--Les éléments de preuve relatifs à la question de la confusion se rapportent également à la question du caractère distinctif--La preuve a démontré que la marque « Secret » possède un caractère distinctif pour ce qui est des bas de nylon et des bas-culottes et que les consommateurs estimeraient qu'elle a également un caractère distinctif en ce qui concerne les sous-vêtements-- Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 233; 1999, ch. 31, art. 211(F)).