Sequa Chemicals, Inc. c. United Color and Chemicals Ltd.
T-1478-91
juge Teitelbaum
5-8-92
14 p.
Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» destinée à être employée en liaison avec des «résines et des agents insolubilisants pour couchage de papier» pour le motif que l'inscription n'exprime pas fidèlement quels étaient les droits du propriétaire inscrit à la date de la demande -- Il est allégué que United n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» puisque Sequa Chemicals et son prédécesseur en titre utilisaient la marque avant que United l'ait employée pour la première fois, que la marque de commerce «Sunrez» appartenait à Sequa et qu'elle n'était pas distinctive en ce qui a trait aux marchandises de United -- De 1981 à 1984, United a distribué le produit «Sunrez» aux usines de pâte à papier, au Canada, pour Sun Chemical Corp. (dont le nom a subséquemment été remplacé par celui de Sequa Corp.), qui était la société mère américaine de Sequa Chemicals -- En 1985, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» qu'elle prétendait avoir commencé à employer en avril 1984 -- Sequa Corp. avait enregistré la marque de commerce «Sunrez» aux É.-U. en 1970 -- L'enregistrement a été cédé à Sequa Chemicals en 1987 -- Sequa Corp. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» au Canada, mais la demande a été refusée en raison de l'enregistrement antérieur obtenu par United -- Selon la définition donnée dans Wilhelm Layher GmbH c. Anthes Industries Inc. (1986), 8 C.P.R. (3d) 187 (C.F. 1re inst.), la requérante est une «personne intéressée» -- Demande accueillie -- Selon l'art. 16 de la Loi sur les marques de commerce, le droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce est assujetti à la condition qu'elle «ne crée pas de confusion» avec une marque de commerce «antérieurement employée» ou «révélée» au Canada par une autre personne -- Les marques créent non seulement de la confusion, mais elles sont en outre identiques -- L'emploi par un distributeur constitue un «emploi» par le fabricant: Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.) -- La marque de commerce «Sunrez» était antérieurement employée au Canada par la requérante au sens de l'art. 16 -- L'art. 18 prévoit que la marque de commerce peut être invalide si le propriétaire de la marque n'a pas le droit d'obtenir son enregistrement, sous réserve de l'art. 17 -- L'art. 17 prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce ne sera pas tenu pour invalide du fait de l'utilisation antérieure d'une marque de commerce créant de la confusion si l'utilisateur antérieur a par la suite abandonné cette marque -- La requérante n'a jamais abandonné la marque de commerce «Sunrez» puisqu'elle a continué à l'employer aux É.-U. -- Aucun élément de preuve ne montre qu'elle ait eu l'intention d'abandonner la marque -- Sequa Chemicals a le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» au Canada -- L'art. 17 ne peut être invoqué pour empêcher la radiation -- United, en sa qualité de distributeur, n'a pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce «Sunrez» au Canada -- La requérante s'est également acquittée du fardeau d'établir que la marque de commerce «Sunrez» n'est pas adaptée à distinguer le produit de United révélé au Canada par la requérante -- Une preuve établissant que la marque est connue au Canada et qu'elle a été employée aux États-Unis suffit à montrer qu'une marque de commerce n'est pas distinctive pour une autre partie: E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., [1976] 2 C.F. 3 (C.A.) -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 4, 16, 17, 18.