Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store
T-2144-96
juge Teitelbaum
19-5-98
38 p.
Action en déclaration de contrefaçon de marques de commerce-La défenderesse sollicite une ordonnance radiant l'enregistrement des marques de commerce de Havana House au motif: 1) que Havana House n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement en vertu de l'art. 16 de la Loi sur les marques de commerce; 2) que l'enregistrement est invalide, étant donné que la marque de commerce n'était pas distinctive de la compagnie demanderesse à l'époque oú l'instance en radiation a été introduite-Havana House importe, distribue et vend du tabac et des produits du tabac-Havana House prétend posséder les marques de commerce «Hoyo de Monterrey de José Gener Habana», «Monte Cristo Habana», «Montecristo» et «Romeo y Julieta» en liaison avec des produits du cigare-Havana House vend ces cigares au Canada à d'autres détaillants et grossistes depuis le 28 mars 1988-Havana House a signé une entente de distribution exclusive avec Cubatabaco en vue de distribuer des cigares au Canada-Cubatabaco est propriétaire des marques «H. Upmann Habana et dessin» et «H. Upmann Habana et dessin»-La défenderesse importe et vend au détail du tabac et des produits du tabac-House of Horvath est un fournisseur en gros de cigares et de produits du tabac-Horvarth se procure des produits du tabac par l'intermédiaire de Havana House-Les cigares sont vendus au Canada depuis au moins les années soixante-Depuis 1995, Havana House appose la mention «distributeur exclusif» au fond des boîtes de cigares qu'elle reçoit-Auparavant, les boîtes ne comportaient aucun avis précisant que Havana House était propriétaire des marques ou distributeur exclusif des cigares-En décembre 1995, la défenderesse a commandé à Horvarth une gamme complète de produits du cigare-Horvarth n'était pas en mesure de répondre aux besoins de la défenderesse, de sorte que celle-ci s'est adressée à d'autres grossistes-En juillet 1996, Havana House a refusé de fournir des produits du tabac à la défenderesse parce que celle-ci se les procurait ailleurs-Depuis août 1996, la défenderesse achète à Cuba des produits du tabac, y compris ceux qui portent les marques de commerce en litige-En août 1996, Havana House a mis la défenderesse en demeure de cesser d'importer des produits du tabac portant les marques de commerce en litige-L'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que la Cour fédérale a compétence exclusive pour faire radier l'enregistrement d'une marque de commerce à la demande de «toute personne intéressée»-La personne, tel la défenderesse, accusée de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse de marchandises d'une autre personne est une «personne intéressée»-Compte tenu de la présomption de validité dont bénéficie l'enregistrement, c'est à la défenderesse qu'il incombe de démontrer que les marques de commerce devraient être radiées-Le débat tourne principalement autour de la question de savoir si Havana House a «employé» les marques de commerce-Suivant les définitions contenues aux art. 2 et 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est réputée «employée» en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée-Pour ce qui est de la notion de «pratique normale du commerce», si l'un quelconque des maillons de la chaîne se trouve au Canada, il y a «emploi» ou «usage» au Canada-L'art. 16(1) prévoit que la première personne à employer la marque de commerce au Canada acquiert le droit d'en obtenir l'enregistrement-Un distributeur peut acquérir les droits qu'une compagnie étrangère possède sur une marque de commerce s'il «emploie» la marque au sens de l'art. 4 et si la marque est devenue distinctive du distributeur-Havana House agit comme distributeur pour les autres demanderesses ainsi que pour les usines de tabac appartenant à l'État cubain-Les cigares sont fabriqués et vendus à Cuba avec les marques en question-Les cigares sont également exportés par Habanos S.A. dans de nombreux pays, dont le Canada-Comme Havana House n'«emploie» pas les marques de commerce en question au Canada, elle n'a pas droit à leur enregistrement-Les marques de commerce ne permettent pas au consommateur de penser que le distributeur est le propriétaire des marques de commerce-Elles indiquent plutôt de façon claire que les marques proviennent du fabricant-Havana House distribue les produits en question au Canada au profit du propriétaire cubain de la marque de commerce-Elle n'a pas établi qu'elle a employé la marque de commerce-Havana House n'avait pas le droit de faire enregistrer les marques de commerce en litige-Le moyen subsidiaire suivant lequel Havana House n'a pas droit aux marques de commerce parce que d'autres personnes ont employé les marques de commerce au Canada avant elle est mal fondé parce que, suivant l'art. 17 de la Loi sur les marques de commerce, la seule autre personne qui peut contester l'enregistrement en invoquant un usage antérieur est l'usager antérieur effectif-En tant que détaillant, la défenderesse n'a pas employé les marques de commerce au sens de l'art. 4-Le critère du caractère distinctif est celui de savoir si l'on a clairement laissé entendre au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles d'une autre personne-Suivant l'art. 18(1)b), l'enregistrement d'une marque de commerce peut être invalidé au motif que la marque n'est plus distinctive au moment oú l'instance en radiation est introduite-L'argument de la défenderesse suivant lequel Havana House a perdu son droit aux marques, parce que celles-ci font l'objet d'une large utilisation par d'autres commerçants n'est pas pertinent, étant donné que la question à se poser est celle de savoir si les marques sont distinctives en droit canadien-Havana House est le distributeur exclusif de cigares cubains au Canada-Les cigares sont importés de Habanos S.A. et sont distribués à d'autres distributeurs et détaillants au Canada en vue de la vente-Tout autre cigare cubain qui est destiné à la revente au Canada provient de magasins cubains et a été transporté hors de Cuba-Havana House n'a pas autorisé une large utilisation des marques de commerce par des commerçants concurrents-Le caractère distinctif ne peut reposer sur un tel argument-L'emploi des marques de commerce par Havana House constitue un emploi par une entité étrangère-Les marques de commerce sont distinctives des cigares du fabricants et non de ceux de Havana House-La seule façon pour Havana House de défendre la validité de son enregistrement consisterait pour elle à démontrer que ses marques de commerce ont acquis un caractère distinctif qui lui permettait de les utiliser à compter du 14 novembre 1996-Il n'est pas possible de conclure qu'on laisse croire au public que Havana House est le propriétaire de la marque de commerce-Havana House n'a pas acquis un caractère distinctif-Comme il n'y a pas de question sérieuse à instruire, la défenderesse devrait obtenir le jugement sommaire qu'elle sollicite-Les marques de commerce «Hoyo de Monterrey de José Gener Habana», «Monte Cristo Habana», «Montecristo» et «Romeo y Julieta» sont déclarées invalides et seront radiées du registre des marques de commerce-L'action en déclaration de contrefaçon des marques de commerce est rejetée-En ce qui concerne la contrefaçon de la marque «H. Upmann Habana et dessin», on n'a pas établi les faits nécessaires pour permettre de conclure qu'il n'y a aucune question sérieuse à instruire en ce qui concerne l'un ou l'autre des moyens invoqués par les demanderesses pour soutenir que leur marque de commerce a été contrefaite-Aucun élément de preuve ne démontre que la défenderesse a vendu un produit portant la marque de commerce de Cubatabaco intitulée «H. Upmann Habana & dessin»-Rien ne permet de conclure à une dépréciation de l'achalandage-Les demanderesses n'ont pas démontré que la question de savoir si la défenderesse a violé les art. 19, 20 ou 22 de la Loi sur les marques de commerce ne constitue pas une question litigieuse qui mérite d'être instruite-Pour ce qui est de l'action en imitation frauduleuse des demanderesses, les demanderesses n'ont pas démontré qu'il n'y a pas de question sérieuse à instruire-Même s'il est loisible au tribunal de statuer que l'absence de contrôle de la qualité de la défenderesse risque de déprécier l'achalandage des demanderesses, rien ne permet de penser en l'espèce que la défenderesse a employé des normes de contrôle de la qualité qui soient insatisfaisantes au point de permettre de statuer qu'il n'y a pas de question sérieuse à instruire-La requête en jugement sommaire des demanderesses est prématurée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 («emploi» ou «usage»), 4, 7b), c), d), 16(1), 17, 18, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22, 57-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, art. 432.3 (édicté par DORS/94-41, art. 5).