Assoc. des Grandes Soeur de l'Ontario c. Grands frères du Canada
T-29-94
juge Gibson
20-5-97
60 p.
Action en vue d'obtenir a) un jugement, pour valoir entre les parties, déclarant que l'usage et l'adoption par la défenderesse de la dénomination «Les Grands Frères et Soeur du Canada» sont interdits par les art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce; b) une ordonnance prescrivant la radiation de la publication par le registraire des marques de commerce de la marque officielle «Les Grands Frères et Soeur du Canada», ainsi qu'une déclaration portant qu'une telle publication est invalide et inopposable; c) une injonction provisoire, interlocutoire et permanente interdisant à la défenderesse, ses dirigeants, administrateurs, mandataires, employés et représentants d'employeur, sans le consentement des Grandes Soeur du Canada (GSC) ou de l'Association des Grandes Soeur de l'Ontario (AGSO), les marques «Les Grandes Soeur» (Big Sisters), «Les Grandes Soeur du Canada» (Big Sisters of Canada) ou «Les Grands Frères et Soeur du Canada», ou d'adopter ou employer, sans le consentement des GSC ou de l'AGSO, tout mot ou marque composé des marques officielles des demanderesses «Les Grandes Soeur» et «Les Grandes Soeur du Canada» ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement confondre ce mot ou cette marque avec les marques officielles-La demande d'injonction interlocutoire des demanderesses a été rejetée par ordonnance de la Cour-Les demanderesses, l'AGSO et les GSC ainsi que la défenderesse, Les Grands Frères du Canada (GFC), sont des organismes de bienfaisance-Le mouvement des Grandes Soeur a été créé au Canada en 1912 par le Local Council of Women de Toronto, afin de favoriser le bien-être affectif, physique et social des jeunes filles-Les GSC lèvent des fonds pour soutenir financièrement l'organisme par le biais de dons et de commandites-Les GFC sont un organisme national offrant des services aux organismes conjoints des Grands Frères et Grandes Soeur-Il fournit des services administratifs et de soutien aux agences locales membres-Le 14 janvier 1986, les GFC ont publié un avis de leur intention d'obtenir de leurs membres l'autorisation de changer de dénomination-La dénomination «Les Grands Frères/Grandes Soeur du Canada» avait été proposée dans le cadre d'une requête en constitution en corporation soumise par les GFC-Une opposition, pour le compte de l'AGSO, a été enregistrée auprès du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales selon laquelle l'emploi de la dénomination proposée porterait à confusion avec les marques «Les Grandes Soeur» et «Association des Grandes Soeur de l'Ontario»-Une demande de réexamen de dénomination, soumise par les GFC, a été rejetée par le Ministère au motif que la dénomination projetée, «Les Grands Frères et Soeur du Canada», créerait de la confusion avec 54 noms commerciaux ou marques de commerce-Action intentée par les demanderesses le 7 janvier 1994-Il s'agit de savoir si, aux fins de l'art. 9 de la Loi, les parties au litige sont des «autorités publiques»-Les parties en l'espèce sont dévouées au bien public, mais il n'est pas certain qu'elles aient une «obligation» envers le public en général-Elles ne sont pas, dans une mesure importante, soumises au contrôle gouvernemental-Leurs bénéfices doivent obligatoirement profiter à l'ensemble du public et non pas servir un intérêt privé-La Cour s'interroge sur sa capacité de s'appuyer, sans preuve supplémentaire, sur la simple publication d'un avis d'adoption et d'emploi, comme preuve qu'un organisme était, au moment de la publication, une autorité publique et le demeure-Il n'existe aucune preuve que l'on se soit objecté à l'emploi de la marque, et en fait un représentant de l'AGSO siège au conseil des GSC-Première question à trancher: le critère à appliquer en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce-Le critère applicable est celui de la ressemblance-La marque de la défenderesse n'est pas identique à celles de l'AGSO-La question est donc bien de savoir si une personne familière avec les marques de l'AGSO mais qui ne s'en souvient pas parfaitement pourrait vraisemblablement confondre la marque de la défenderesse-Le critère n'est pas celui de la «comparaison directe»-La notion de «comparaison directe» suppose un examen rigoureux et consciencieux des marques de l'AGSO et de la marque de la défenderesse ou une comparaison de ces marques-Même si la comparaison directe était pertinente, il n'y aurait vraisemblablement aucune méprise ou confusion entre la marque de la défenderesse et la marque de l'AGSO, ou celle des Grandes Soeur-La marque de la défenderesse ne ressemble pas à l'une ou l'autre des deux marques de l'AGSO au point qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec l'une d'elles-Aucun poids n'est accordé au rejet par le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales du changement de dénomination projeté de la défenderesse en celle de Les Grands Frères et Soeur du Canada-Les compétences de John W. Senders, principal témoin expert appelé par la défenderesse, sont imposantes-La preuve par sondage de Senders a été conçue pour refléter le critère pertinent, non pas le critère de la comparaison directe, mais celui de la ressemblance et du souvenir imparfait-Le fardeau d'établir l'erreur ou la confusion en se fondant sur la ressemblance, incombait aux demanderesses-La preuve fournie n'a pas permis aux demanderesses de s'acquitter de ce fardeau-Il était loisible à la défenderesse de soutenir que les marques de l'AGSO lui étaient inopposables-Le fait que le registraire des marques de commerce a publié la marque de la défenderesse après la publication des trois marques de l'AGSO n'est pas pertinent-Cette séquence particulière des événements n'a d'aucune manière entravé l'opposabilité des marques de l'AGSO à la défenderesse-L'adoption et l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises et services avant la publication par le registraire d'un avis public d'adoption et d'emploi, est une condition préalable à son opposabilité-La simple publication de l'avis d'adoption et d'emploi ne constitue pas une preuve concluante devant la Cour quant à une telle adoption et un tel emploi-Le fardeau d'établir l'adoption et l'emploi dans le contexte des marques de commerce incombait aux demanderesses, lesquelles ne s'en sont pas déchargées-La marque des Grands Frères et Soeur du Canada est inopposable à la défenderesse-Aucune mesure de redressement n'est accordée aux demanderesses-Une ordonnance de radiation de la publication de la marque officielle Les Grands Frères et Soeur du Canada, publiée par le registraire des marques de commerce, n'est pas justifiée-La preuve est insuffisante pour démontrer l'existence de quelque achalandage que ce soit à l'égard de la marque Les Grandes Soeur du Canada ou qu'une confusion pourrait résulter-La preuve ne démontre aucun emploi de la marque Les Grandes Soeur du Canada par l'AGSO-L'AGSO ne peut, en se fondant sur son propre emploi, invoquer l'art. 7b) de la Loi à l'encontre de la défenderesse-L'emploi par l'AGSO des marques Association des Grandes Soeur de l'Ontario & dessin et Les Grandes Soeur est insuffisant pour occasionner de la confusion ou un effet préjudiciable sur l'achalandage découlant de l'emploi par la défenderesse de la marque Les Grands Frères et Soeur du Canada-Ni les GSC, ni l'AGSO ne peuvent invoquer, en faveur de l'une ou de l'autre, l'emploi de la marque Les Grandes Soeur du Canada par les GSC afin de soutenir que l'emploi par la défenderesse de la marque les Grands Frères et Soeur du Canada contrevient à l'art. 7b) de la Loi-Action rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), 9, 11.