Peter Lee et Joyce Wendy Yung, travaillant sous
la raison sociale Fashion Accessories (Requé-
rants)
c.
Segal's (Michael) Inc. (Intimée)
Division de première instance. Le juge Heald—
Ottawa, les 25 et 31 janvier 1972.
Marques de commerce—Radiation—Affidavits à l'appui
de la demande—Prolongation du délai de dépôt—Fardeau de
la preuve—Loi sur les marques de commerce, art. 17(2)—
Règle de la Cour fédérale 3(1)c).
En décembre 1964, l'intimée était enregistrée comme
propriétaire de la marque de commerce «Dorce. en liaison
avec certaines marchandises. Le 17 juin 1969, les requé-
rants ont demandé, par avis de motion introductif la radia
tion de la marque de commerce au motif que les requérants
avaient, depuis avril 1962, utilisé au Canada cette marque
de commerce en liaison avec des marchandises semblables.
Les requérants n'ont pas déposé les affidavits à l'appui de
leur demande dans le délai prévu par la règle pertinente et
ils ont, à la fin de 1971, demandé, en vertu de la Règle
3(1)c) de la Cour fédérale, la prolongation du délai de dépôt
des affidavits. Les affidavits n'ont pas été déposés dans le
délai alloué parce que des négociations sur le point en litige
étaient en cours entre les parties jusqu'à fin 1971, date de
leur rupture.
L'article 17(2) de la Loi sur les marques de commerce
prévoit que, lorsqu'une demande de radiation de marque de
commerce est présentée plus de cinq ans après son enregis-
trement pour le motif de l'utilisation antérieure, le requérant
doit prouver que la personne qui a adopté la marque de
commerce était au courant de son utilisation antérieure.
Arrêt: Les circonstances justifiaient une prolongation du
délai de dépôt des affidavits, mais, vu les dispositions de
l'article 17(2), les affidavits doivent être limités aux preuves
en la possession des requérants avant l'expiration des cinq
années à compter de la date de l'enregistrement de la
marque de commerce.
DEMANDE.
J. C. Singlehurst et W. R. Meredith pour les
requérants.
R. G. McClenahan pour l'intimée.
LE JUGE HEALD—.I1 s'agit d'une demande
présentée par avis de requête en vue d'obtenir
une ordonnance, conformément aux Règles
3(1)c) et 704(3), afin de prolonger le délai
accordé aux requérants en l'espèce pour dépo-
ser et signifier, selon la Règle 704(3), les affida
vits qu'ils ont l'intention de soumettre à la Cour
à l'audition des présentes procédures.
Ces procédures ont été instituées conformé-
ment aux dispositions des articles actuels 57 et
58 de la Loi sur les marques de commerce
S.R.C. 1970, c. T-10, par avis de motion intro-
ductif daté du 17 juin 1969 et déposé à cette
date à la Cour. L'exposé des faits accompa-
gnant cet avis de motion introductif précise que
l'intimée est la propriétaire inscrite de la
marque de commerce «Dorce», en vertu de
l'enregistrement No 138,403 de la marque de
commerce canadienne, daté du 11 décembre
1964, qui porte sur des «gilets de laine, com-
plets, pantalons de sport, chemises, chemises de
sport, imperméables, chapeaux de pluie, vestes,
corsages, pantalons, manteaux, tricots, ensem
bles deux-pièces tricotés, culottes.» Cet enregis-
trement établit que, depuis le 2 janvier 1964,
l'intimée employait au Canada la marque de
commerce «Dorce». Les requérants allèguent
qu'avant cette date, ils avaient vendu au Canada
la marque de commerce «Dorce» en liaison
avec des marchandises identiques ou sembla-
bles, et plus précisément dès le 17 avril 1962 au
moins. Les requérants allèguent également que
l'intimée a employé et adopté cette marque de
commerce alors qu'elle était tout à fait au cou-
rant des droits antérieurs des requérants sur
ladite marque de commerce.
Les requérants demandent donc la radiation
de l'enregistrement de l'intimée en raison de
leur utilisation antérieure de la marque de com
merce au Canada; on présume que c'est proba-
blement en vertu des dispositions des articles
16 et 18 de la Loi sur les marques de commerce.
La Règle 704(3) précise:
Règle 704. (3) Dans les 15 jours qui suivent le dépôt d'un
avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, les affida
vits que le requérant ou l'appelant a l'intention de soumettre
à la Cour pour l'audition des procédures et la décision à leur
sujet, doivent être déposés, et des copies doivent en être
signifiées, dans les 15 jours qui suivent la signification de
l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel.
La règle correspondante de la Cour de l'Échi-
quier, qui régissait cette situation en 1969, était
la Règle 36(3) qui précisait:
Règle 36(3) Dans les quatorze jours qui suivent la produc
tion d'un avis introductif d'instance ou d'un avis d'appel, ou
dans tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder
(lequel délai supplémentaire peut être demandé en invo-
quant, entre autres motifs, le fait qu'une requête doit être
présentée pour obtenir que soit rendue une directive à
l'effet que l'affaire soit entendue et décidée autrement que
d'une façon sommaire, fondée sur une preuve produite par
affidavit), les affidavits que le demandeur ou l'appelant se
propose de soumettre à la Cour en vue de l'audition des
procédures et de la décision à rendre à leur égard doivent
être produits et la signification des copies desdits affidavits
doit se faire dans les quatorze jours qui suivent celle de
l'avis introductif d'instance ou de l'avis d'appel, ou dans un
tel délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Les requérants ne se sont pas conformés à la
Règle 36(3) de la Cour de l'Échiquier, qui exige
le dépôt des affidavits qu'ils désirent soumettre
à la Cour dans les quatorze jours qui suivent
celui de l'avis de motion introductif devant
cette Cour. En fait, aucun affidavit de cette
nature n'a jamais été déposé à la Cour, ni ne
m'a jamais été soumis lors de la discussion de la
motion.
Les requérants présentent cette requête de
prolongation du délai de dépôt de ces affidavits
conformément aux dispositions de la Règle 3c)
de la Cour fédérale qui précise:
Règle 3. (1) .. .
c) la Cour peut augmenter ou réduire les délais prévus
par les présentes Règles, ou fixés par une ordonnance,
pour l'accomplissement d'un acte ou l'introduction d'une
procédure aux conditions qui, le cas échéant, semblent
justes, et une prolongation de ce genre peut être ordonnée
même si la demande n'en est faite qu'après l'expiration du
délai prévu ou fixé,...
Je conviens avec l'avocat des requérants que
la Cour a le pouvoir d'augmenter les délais
durant lesquels ceux-ci peuvent déposer leurs
affidavits, à condition que les circonstances éta-
blies justifient une telle prolongation. Il devient
donc nécessaire d'examiner les faits et les
circonstances.
Cette affaire a commencé le 2 janvier 1968,
lorsque l'avocat des requérants a écrit à l'inti-
mée et prétendu que l'enregistrement au Canada
de la marque de commerce «Dorce» de l'inti-
mée était invalide en raison de son utilisation
antérieure au Canada par les requérants. La
lettre soumettait ensuite quelques suggestions
sur la manière dont on pourrait régler le conflit
entre les parties, c'est-à-dire, par cession de
l'enregistrement de l'intimée aux requérants, les
requérants accordant ensuite une licence à l'in-
timée. Le procureur de l'intimée a répondu le
23 janvier 1968 cette lettre et a en fait rejeté
les prétentions des requérants, réaffirmé le droit
de l'intimée à son enregistrement canadien et
conclu en suggérant qu'on pourrait peut-être
parvenir à un accord, l'intimée pouvant accor-
der une licence aux requérants en vertu de son
enregistrement. Ces lettres marquent le début
d'une série de quarante-deux lettres échangées
entre les avocats des parties entre janvier 1968
et décembre 1971.
Les avocats des deux parties se sont abon-
damment reportés à cette correspondance pour
appuyer leurs prétentions. L'avocat des requé-
rants a soutenu avec force que cette correspon-
dance indiquait clairement que, pendant toute
cette période, des négociations étaient en cours
dans le but de parvenir à un règlement; qu'à
plusieurs reprises pendant les négociations, il a
semblé qu'on pourrait parvenir à un accord et
qu'il ne s'était donc pas soucié de respecter la
règle concernant le dépôt des affidavits; que ce
n'est qu'après la rupture des négociations à la
fin de 1971 qu'il a jugé nécessaire de présenter
cette requête de prolongation des délais.
L'avocat de l'intimée soutient avec autant de
force que la correspondance de son bureau, et
auparavant du bureau d'avocat représentant
antérieurement l'intimée, aurait dû faire com-
prendre aux requérants et à leur avocat que
l'intimée ne renonçait en aucune façon à son
enregistrement et à son droit d'enregistrement
et qu'aucun des avocats de l'intimée n'a fait de
déclarations ni agi de manière à faire croire à
l'avocat des requérants qu'il n'avait pas besoin
de se conformer aux règles de la Cour, et que
les difficultés actuelles de l'avocat des requé-
rants ne sont dues qu'à lui-même.
J'ai lu avec attention la correspondance et,
dans une certaine mesure, elle vient confirmer
les prétentions des deux avocats. Toutefois,
après avoir examiné la preuve dans son ensem
ble, je suis convaincu que pendant la période en
question, des négociations étaient en cours
entre les parties, et que, s'il ne s'agissait pas de
vraies négociations, il existait très certainement
des communications importantes. L'avocat des
requérants a pu se montrer trop optimiste en
espérant que le conflit serait réglé sans avoir
besoin de recourir à une action en radiation.
Cependant, je suis convaincu qu'il a toujours
agi de bonne foi.
Je suis d'accord avec le principe qu'expose le
président Jackett (maintenant juge en chef)
dans l'arrêt Smith, Kline & French Inter -Ameri-
can Corp. c. Micro Chemicals Ltd., 62 C.P.R.
245 où il a déclaré à la page 256:
[TRADUCTION] ... Je pense que les temps sont presque
révolus où les tribunaux déclaraient sans pitié qu'une partie
a «le droit» de profiter des erreurs de l'autre.
A mon sens, la présente espèce est semblable
à l'affaire Smith, Kline and French (précitée),
dans la mesure où, ici aussi, les parties n'ont
jamais abandonné leurs positions. Ici comme
dans l'autre affaire, il semble que l'une des
parties, en l'espèce les requérants, ait choisi une
stratégie particulière qui, rétrospectivement,
semble maintenant ne pas avoir été sage.
A la page 259 de ce jugement, le président
Jackett déclarait:
[TRADUCTION] ... A une certaine époque, les tribunaux se
seraient montrés très sévères et n'auraient pas autorisé les
parties à revenir sur de telles décisions. A mon avis, on
accepte toutefois plus facilement aujourd'hui d'autoriser de
corriger de telles erreurs, si elles peuvent être corrigées sans
créer d'injustice pour les autres parties et sans violer la
règle d'ordre public qui exige de mettre un terme au litige.
Je suis d'accord avec la façon générale dont il
faut envisager une telle situation et je serais
prêt à accueillir la requête des requérants en sa
forme et teneur si je pouvais me convaincre
qu'elle n'a pas pour effet de causer un préjudice
à l'intimée ni d'aboutir à une injustice à son
égard. Toutefois, l'avocat de l'intimée soutient
qu'il y a préjudice, au motif que l'enregistre-
ment de la marque de commerce de l'intimée est
daté du 11 décembre 1964. Le paragraphe (2)
de l'article 17 de la Loi sur les marques de
commerce I établit une différence dans la nature
de la preuve exigée dans les actions en radia
tion, selon que l'action est ouverte avant ou
après l'expiration des cinq ans à compter de la
date d'enregistrement d'une marque de
commerce.
Dans des actions ouvertes plus de cinq ans
après l'enregistrement, en plus de tous les
autres éléments de preuve que la Loi exige du
requérant, celui-ci doit prouver en outre que le
détenteur de l'enregistrement de la marque de
commerce, en l'espèce l'intimée, a adopté au
Canada la marque de commerce déposée alors
qu'elle était au courant de cette utilisation anté-
rieure par les requérants.
En d'autres termes, dans des actions ouvertes
plus de cinq ans après l'enregistrement, la
requérante a une charge plus lourde de preuve à
rencontrer que dans les actions ouvertes avant
l'expiration de la période de cinq ans, à cause
de l'élément de preuve supplémentaire men-
tionné plus haut.
En l'espèce, le délai de cinq ans a expiré le 11
décembre 1969. L'avis introductif d'instance et
l'exposé des faits ont été déposés le 17 juin
1969, mais les affidavits à leur appui n'ont pas
été déposés et ne le sont pas encore à ce jour.
L'avocat de l'intimée déclare que les requérants
ont en effet essayé de jouer sur deux tableaux.
D'une part ils veulent poursuivre leur action,
qui a été ouverte avant la limite des cinq ans,
pour continuer à bénéficier de la charge moins
lourde de la preuve, tandis que d'autre part ils
veulent bénéficier de l'avantage supplémentaire
d'une période additionnelle de deux ans et demi
leur permettant de découvrir et de déposer d'é-
ventuelles preuves nouvelles à l'appui de leur
action en radiation.
Je pense que l'argument de l'avocat de l'inti-
mée a beaucoup de valeur. Les procédures de
ce genre doivent revêtir un caractère sommaire
et être jugées sur affidavit, sauf dans des affai-
res particulières où il peut être souhaitable de
trancher certaines questions spéciales en se fon
dant sur une preuve orale. L'intimée était en
droit de connaître les prétentions qui devaient
lui être opposées et ceci ne pouvait être fait
qu'après que les requérants aient déposé et
signifié leurs affidavits.
Comme je l'ai déjà dit, aucun des affidavits à
l'appui de la demande des requérants, que ces
derniers veulent déposer, n'a été soumis à la
Cour à l'audition de la présente requête. Toute-
fois, les documents qui m'ont été présentés
établissent qu'il existe apparemment trois affi
davits de Joyce Wendy Yung, l'un daté du 8 mai
1969, un autre daté du l er octobre 1969 et un
dernier daté du 13 mars 1971. Des copies de
ces trois affidavits n'ont été envoyées à l'avocat
de l'intimée que le 23 avril 1971. Les requé-
rants demandent l'autorisation de déposer ces
trois affidavits et peut-être un autre tout à fait
nouveau, qui n'existe pas encore, mais qui,
selon l'avocat des requérants, sera nécessaire
pour prouver les nouvelles prétentions conte-
nues dans la déclaration amendée des requé-
rants (amendée sans autorisation le 20 janvier
1972, conformément à la Règle 421(1), parce
que l'intimée n'avait pas encore répondu à la
première déclaration.)
Si les requérants souhaitent profiter de la
charge moins lourde de la preuve que prévoit
l'article 17(2), ils doivent, à mon sens, intenter
un procès fondé sur les preuves qu'ils possé-
daient avant l'expiration du délai de cinq ans,
c'est-à-dire avant le 11 décembre 1969. Cela
signifie qu'ils ne peuvent prétendre déposer que
les affidavits de Joyce Wendy Yung datés du 8
mai 1969 et du l er octobre 1969.
Le président Jackett de la Cour de l'Échiquier
(maintenant juge en chef de la Cour fédérale) a,
à mon sens, fait une saine application de la
Règle 36 qui précédait la Règle actuelle 704,
dans l'arrêt Home Juice Co. c. Orange Maison
Ltée, 52 C.P.R. 175. A la page 178, le savant
président a déclaré:
[TRADUCTION] , Ce que la Règle 36 envisage, c'est le
dépôt, avant l'audition, des affidavits que les parties respec-
tives «se proposent» de «soumettre à la Cour» en vue de
l'audition. Dans une situation normale, chacune des parties
respectives, après avoir rempli cette condition préalable à
l'utilisation des affidavits comme preuve, devrait, à mon
sens, présenter à l'audience les affidavits qu'elle a déposés
auparavant et qu'elle avait auparavant décidé de joindre à
son dossier à l'audience. A ce moment-là, la partie adverse
peut présenter toutes les objections appropriées à leur
admission et la Cour peut, après avoir entendu tout ce que
les parties peuvent avoir à dire, admettre chaque affidavit,
en tout ou en partie, ou le rejeter.
En l'espèce, pour les motifs mentionnés plus
haut, je pense qu'on devrait autoriser les requé-
rants à déposer seulement les affidavits de
Joyce Wendy Yung en date du 8 mai 1969 et du
l er octobre 1969. Comme je n'ai pas vu ces
affidavits, je ne peux pas me prononcer sur leur
pertinence ou leur admissibilité. L'intimée aura
donc toute possibilité de présenter toutes les
objections appropriées qu'on pourra lui conseil-
ler, au cas où les requérants désireraient les
soumettre à la Cour lors du procès, et le juge du
fond pourra statuer sur leur admissibilité.
En disposant ainsi de cette affaire, j'ai essayé
de me conformer au principe énoncé dans l'ar-
rêt Smith (précité), tout en m'assurant en même
temps que l'intimée ne subit pas de préjudice du
fait que les requérants ne se sont pas conformés
aux règles pendant une longue période de
temps.
Les requérants devront décider s'ils poursui-
vent le procès en se fondant sur les preuves
contenues dans les deux premiers affidavits de
Joyce Yung ou s'ils intentent une nouvelle
action et assument ainsi la charge d'une preuve
plus lourde, imposée par l'article 17(2) de la Loi
sur les marques de commerce.
Il sera rendu une ordonnance augmentant les
délais jusqu'au 15 février 1972, pour que les
requérants en l'espèce puissent déposer l'affida-
vit de Joyce Wendy Yung daté du 8 mai 1969
ainsi que l'autre affidavit de Joyce Wendy Yung
daté du ler octobre 1969. Il est en outre ordonné
que des copies de ces affidavits soient signifiées
à l'intimée au plus tard le ler mars 1972. Il sera
rendu une autre ordonnance autorisant le dépôt
de réponses, en vertu du paragraphe (2) de
l'article 58 de la Loi sur les marques de com
merce, avant le 15 mars 1972, et une autre
ordonnance autorisant l'intimée à déposer,
avant le ler avril 1972, tous les affidavits qu'elle
a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audi-
tion des procédures et la décision les concer-
nant. Il sera également rendu une autre ordon-
nance accordant à l'intimée les dépens de la
présente requête, quelle que soit l'issue de la
cause. Je fixe ces dépens à cent dollars.
1 17. (2) Dans des procédures ouvertes après l'expiration
de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une
marque de commerce ou à compter du ler juillet 1954, en
prenant celle des deux dates qui est postérieure à l'autre,
aucun enregistrement ne doit être rayé, modifié ou jugé
invalide pour le motif de l'utilisation ou révélation anté-
rieure que mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne soit
établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de
commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de
cette utilisation ou révélation antérieure.
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